Аналитика Публикации

16
мая
2008

Доказательства по делам о защите прав на товарные знаки

Источник: Журнал "Арбитражная практика"


Коллектив авторов, VEGAS LEX

В данной статье будут рассмотрены вопросы, связанные с применением в арбитражном процессе некоторых доказательств по делам о защите прав на товарные знаки, а именно ре­зультатов экспертиз на предмет сходства обо­значений до степени смешения и данных социологических опросов, представляемых сто­ронами в обоснование своей правовой пози­ции.

 

Гражданским кодексом РФ товарный знак отнесен к числу средств индивидуализации товаров и является обозначением, служащим для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их ком­бинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом соче­тании.

 

Предусмотренные законом способы защиты прав на товарный знак закреплены в ст. 1252 ГК РФ. Однако в рамках заявленной темы особый интерес представляет п. 6 названной ста­тьи, определяющий порядок защиты интере­сов правообладателя в случае, когда обозначе­ния, используемые в товарном знаке, являются тождественными или сходными до степени смешения.

 

Так, если различные средства индивидуали­зации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть вве­дены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

 

Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, тре­бовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или час­тичного запрета на использование фирменно­го наименования или коммерческого обозна­чения.

 

Данное законоположение конкретизировано в ст. 1483 ГК РФ, предусматривающей основа­ния для отказа в государственной регистрации товарного знака.

 

В частности, согласно п. 6 этой статьи не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тожде­ственные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявлен­ными на регистрацию (ст. 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ран­ний приоритет, если заявка на государствен­ную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) товарными знаками других лиц, охраняе­мыми в РФ, в том числе в соответствии с меж­дународным договором РФ, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

3) товарными знаками других лиц, признан­ными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в РФ товарными знаками, в отношении однородных товаров.

 

Регистрация в качестве товарного знака в от­ношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия право­обладателя.

 

Ранее аналогичный запрет на регистрацию тождественного или сходного до степени сме­шения товарного знака был установлен Зако­ном РФ от 23.09.92 № 3520-1 «О товарных зна­ках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», утратившим силу с введением в действие части четвертой ГК РФ.

 

Таким образом, вопрос о наличии сходства до степени смешения как основания для отказа в предоставлении международной правовой ох­раны товарному знаку всегда являлся значи­мым и в то же время проблемным при рассмот­рении судами споров о защите прав на товарные знаки.

 

Результаты экспертных исследований (заключений)

 

Порядок проведения экспертизы заявленно­го обозначения (товарного знака), в том числе на предмет его сходства до степени смешения с ранее зарегистрированным обозначением, регламентируется Правилами составления, по­дачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвер­жденными Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее — Правила).

 

Правила, в частности, устанавливают, что за­дачами экспертизы заявленного обозначения являются проверка его соответствия ряду условий, в числе которых отсутствие тождества ли­бо сходства до степени смешения данного обо­значения с ранее зарегистрированным обозна­чением. Как уже говорилось, установление та­кого факта служит основанием для отказа в го­сударственной регистрации заявленного обо­значения.

 

В соответствии с подп. 14.4.2 Правил обозна­чение считается тождественным с другим обо­значением, если оно совпадает с ним во всех элементах, и сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

 

Для разрешения указанных вопросов соглас­но Правилам осуществляются следующие дей­ствия:

- проводится поиск тождественных и сход­ных обозначений;

- определяется степень сходства заявленно­го и выявленных при проведении поиска обо­значений;

- определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрирова­ны (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

 

Так, при сравнении словесных обозначений устанавливается наличие звукового, графиче­ского и семантического (смыслового) сходства. Ниже приведены признаки, на основании кото­рых надлежит сделать вывод о наличии звуково­го, графического и смыслового сходства срав­ниваемых обозначений (подп. 14.4.2.2 Правил).

 

Признаки звукового сходства:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;

- близость звуков, составляющих обозначе­ния;

- расположение близких звуков и звукосо­четаний по отношению друг к другу;

- наличие совпадающих слогов и их распо­ложение;

- число слогов в обозначениях;

- место совпадающих звукосочетаний в со­ставе обозначений;

- близость состава гласных;

- близость состава согласных;

- характер совпадающих частей обозначе­ний;

- вхождение одного обозначения в другое;

- ударение.

 

Признаки графического сходства:

- общее зрительное впечатление;

- вид шрифта;

- графическое написание с учетом характе­ра букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

- расположение букв по отношению друг к другу;

- алфавит, буквами которого написано слово;

- цвет или цветовое сочетание.

 

Признаки смыслового сходства:

- подобие заложенных в обозначениях по­нятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках);

- совпадение одного из элементов обозначе­ний, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозна­чениях понятий, идей.

 

Все перечисленные признаки могут учиты­ваться как по отдельности, так и в различных сочетаниях.

 

Тем не менее, как показывает судебная прак­тика, использование результатов экспертных заключений на предмет установления сходст­ва до степени смешения сравниваемых обо­значений зачастую не позволяет стороне дос­тичь желаемого результата. Возможно, это объясняется тем, что при изучении таких дока­зательств у суда может возникнуть предвзятое отношение к данным, предоставляемым сторо­нами, и это неудивительно.

 

На практике в обоснование своих доводов о сходстве либо, напротив, отсутствии сходства обозначений до степени смешения сторона представляет одно, а иногда несколько экс­пертных заключений, подробно и навязчиво описывая упомянутые доказательства в процессуальных документах при каждом удобном случае.


Экспертиза на предмет сходства обозначений

 Заключение эксперта истца

Заключение эксперта ответчика

Наличие звукового сходства: имеется совпаде­ние по 10 из 11 применяемых критериев

Отсутствие звукового сходства: обозначения хо­рошо различимы русскоязычным потребителем

Наличие графического (визуального) сходства: имеется совпадение по 4 из 5 применяемых признаков

Отсутствие графического (визуального) сход­ства: общее зрительное впечатление

 различно

Наличие семантического (смыслового) сход­ства в части их сильных элементов

Отсутствие семантического (смыслового) сход­ства в части их сильных элементов

 

 

 

 




Аналогичные действия предпринимает и дру­гая сторона — за тем лишь исключением, что в представленных ею заключениях обосновываются прямо противоположные выводы.

 

Тем самым участник процесса невольно сво­дит свою правовую позицию лишь к представ­ленным им доказательствам, в то время как суд уже сформировал к ним «нейтральное» отно­шение.

 

В подтверждение изложенного приведем пример из материалов судебного дела (рас­сматривалось в сентябре 2007 г. Девятым арбитражным апелляционным судом), где на­шим доверителем являлся правообладатель товарного знака (далее — истец), обратив­шийся в суд с требованием о запрете исполь­зования конкурентной компанией (далее — ответчик) обозначения, сходного до степени смешения с обозначением, принадлежащим доверителю.

 

Результаты экспертиз на предмет звукового, графического и смыслового сходства, пред­ставленные сторонами, отражены в приведен­ной выше таблице.

 

Очевидно, что позиции экспертов, изложен­ные при сравнении спорных обозначений, пря­мо противоположны по содержанию, хотя ка­ждое заключение было прекрасно мотивирова­но, а экспертиза проведена с учетом установ­ленных норм и правил.

 

Формирование правовой позиции по рас­сматриваемой категории дел очень похоже на использование системы «сдержек и противо­весов», когда одна из сторон вынуждена пред­ставлять дополнительные доказательства, не желая допустить преимущества оппонентов. Зачастую, не имея очевидного преимущества (по субъективному мнению участника процес­са), в равных условиях одна из сторон требует назначения судебной экспертизы, получая на это возражение оппонентов, поскольку те (ча­ще всего безосновательно, а в ряде случаев — наоборот) опасаются за объективность ее ре­зультатов.

 

По мнению автора, назначение судебной экс­пертизы также не является панацеей. В силу ст. 86 АПК РФ заключение эксперта исследуется наряду с другими доказательствами, имеющими­ся в материалах дела, а согласно ст. 71 Кодекса каждое доказательство подлежит оценке арбит­ражным судом наряду с другими доказательст­вами и никакие доказательства не имеют для ар­битражного суда заранее установленной силы.

 

В этой связи актуальным и своевременным явилось Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, свя­занных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».

 

В п. 13 Информационного письма Президиум ВАС РФ указал, что вопрос о степени смеше­ния обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен су­дом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу ч. 1 ст. 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений тре­буются специальные знания. Вопрос же о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с пози­ции рядового потребителя и специальных зна­ний не требует.

 

В ходе упомянутого выше дела ответчик так­же заявил ходатайство о назначении судебной экспертизы. И хотя рассмотрение дела проис­ходило еще до утверждения Информационно­го письма № 122, суд отказал в проведении су­дебной экспертизы с той же мотивировкой, которую позднее изложил Президиум ВАС РФ в названном акте.

 

Результаты социологических опросов

 

В отношении использования данных социо­логических опросов в качестве доказательств по делу необходимо обратить внимание на Ре­комендации по отдельным вопросам эксперти­зы заявленных обозначений, утвержденные Приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39 (да­лее — Рекомендации).

 

Пункт 2.1 Рекомендаций устанавливает, что при оценке наличия приобретенной различи­тельной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие, что заявленное обозначение приобрело разли­чительную способность в результате его ис­пользования до даты подачи заявки:

 

- объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;

- территории реализации товаров, маркиро­ванных заявленным обозначением;

- длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке;

- объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением;

- ведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и про­изводителе маркированных им товаров, вклю­чая результаты социологических опросов;

- сведения о публикациях в открытой печа­ти информации о товарах, маркированных за­явленным обозначением;

- сведения об экспонировании на выставках в РФ и за ее пределами товаров, маркирован­ных заявленным обозначением;

- а также иные сведения.

 

Таким образом, данные социологических оп­росов приобретают существенное доказатель­ственное значение именно при определении различительной способности заявленного обозначения, что, в свою очередь, играет важ­ную роль при определении опасности введе­ния потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

 

Этот вывод в полной мере подтверждается правовой позицией ВАС РФ, изложенной в ши­роко известном постановлении Президиума от 18.07.2006 № 2979/06 по делу «Невское» vs. «AMRO Невское». Спор возник из-за того, что производитель пивных закусок, имея намере­ние воспользоваться узнаваемостью и попу­лярностью брэнда известного производителя пива, зарегистрировал за собой товарный знак, содержащий сходное до степени смешения обозначение.

 

Как указал ВАС РФ, «угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимает­ся за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от различительной спо­собности знака с более ранним приоритетом, от сходства противопоставляемых знаков, а также от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг».

 

В продолжение темы в другом постановлении от 18.07.2006 № 3691/06 по делу «NIVEA» vs. «LIVIA» Президиум ВАС РФ отметил, что для признания сходства товарных знаков доста­точно уже самой опасности, а не реального смешения. Наличие подобной опасности мо­жет быть установлено, в том числе исходя из результатов социологических опросов, пред­ставленных правообладателями.

 

Таким образом, очевидно доказательствен­ное значение соцопросов при разрешении во­проса об опасности сходства до степени сме­шения сравниваемых обозначений.

 

Возвращаясь к проблемам использования на­званных доказательств, надо отметить: как и в случае с экспертными заключениями, данные социологических опросов представляются обеими сторонами и содержат совершенно разные по содержанию выводы, что вызывает у суда обоснованные сомнения в объективно­сти представленной информации.

 

Подобная ситуация имела место и в ходе упо­мянутого выше дела. Представителем со сторо­ны истца были предъявлены и приобщены к материалам дела результаты одного социологи­ческого опроса, в то время как от ответчика по­ступили результаты сразу нескольких соцопросов. При этом ответчик критически проана­лизировал представленные истцом сведения: по его мнению, в ходе проведения самого меро­приятия были допущены существенные нару­шения.

 

В сложившейся ситуации в порядке ст. 81 АПК РФ представитель истца подготовил объ­яснение, где акцентировал внимание на дан­ных, убедительно свидетельствовавших о пра­воте позиции истца. В частности, из проведен­ных расчетов, с учетом данных соцопросов, представленных с обеих сторон, следовало, что средний показатель респондентов, полагав­ших, что продукция, маркированная оспари­ваемым обозначением, принадлежит опреде­ленному производителю (истцу), составил око­ло 30%. Расчеты свидетельствовали о том, что около трети респондентов имели ложное пред­ставление относительно производителя кон­кретной продукции. Это подтверждало нали­чие опасности сходства товарных знаков до степени их смешения.

 

Результаты экспертных заключений и дан­ные социологических опросов будут и в даль­нейшем активно использоваться сторонами по делам о защите интеллектуальной собст­венности, в том числе прав на товарные знаки. По мнению автора, формирование устойчи­вой правовой позиции участника судебного спора не представляется возможным лишь на основании представленных им доказательств;

требуется также всесторонний анализ дока­зательственной базы иных участников про­цесса. Очевидно, что судебная практика идет по пути применения системного подхода к оценке доказательств. Вывод о нарушении прав заявителя в рамках рассматриваемой ка­тегории дел может быть сделан только при на­личии определенных установленных судом обстоятельств.

 

Подать заявку на участие

Соглашение

Обратная связь по мероприятию

Оценка:

Соглашение