мая
2008
Доказательства по делам о защите прав на товарные знаки
Коллектив авторов, VEGAS LEX
В данной статье будут рассмотрены вопросы, связанные с применением в арбитражном процессе некоторых доказательств по делам о защите прав на товарные знаки, а именно результатов экспертиз на предмет сходства обозначений до степени смешения и данных социологических опросов, представляемых сторонами в обоснование своей правовой позиции.
Гражданским кодексом РФ товарный знак отнесен к числу средств индивидуализации товаров и является обозначением, служащим для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.
Предусмотренные законом способы защиты прав на товарный знак закреплены в ст. 1252 ГК РФ. Однако в рамках заявленной темы особый интерес представляет п. 6 названной статьи, определяющий порядок защиты интересов правообладателя в случае, когда обозначения, используемые в товарном знаке, являются тождественными или сходными до степени смешения.
Так, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.
Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.
Данное законоположение конкретизировано в ст. 1483 ГК РФ, предусматривающей основания для отказа в государственной регистрации товарного знака.
В частности, согласно п. 6 этой статьи не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:
1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (ст. 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;
2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в РФ, в том числе в соответствии с международным договором РФ, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;
3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в РФ товарными знаками, в отношении однородных товаров.
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.
Ранее аналогичный запрет на регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака был установлен Законом РФ от 23.09.92 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», утратившим силу с введением в действие части четвертой ГК РФ.
Таким образом, вопрос о наличии сходства до степени смешения как основания для отказа в предоставлении международной правовой охраны товарному знаку всегда являлся значимым и в то же время проблемным при рассмотрении судами споров о защите прав на товарные знаки.
Результаты экспертных исследований (заключений)
Порядок проведения экспертизы заявленного обозначения (товарного знака), в том числе на предмет его сходства до степени смешения с ранее зарегистрированным обозначением, регламентируется Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее — Правила).
Правила, в частности, устанавливают, что задачами экспертизы заявленного обозначения являются проверка его соответствия ряду условий, в числе которых отсутствие тождества либо сходства до степени смешения данного обозначения с ранее зарегистрированным обозначением. Как уже говорилось, установление такого факта служит основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения.
В соответствии с подп. 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах, и сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Для разрешения указанных вопросов согласно Правилам осуществляются следующие действия:
- проводится поиск тождественных и сходных обозначений;
- определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений;
- определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).
Так, при сравнении словесных обозначений устанавливается наличие звукового, графического и семантического (смыслового) сходства. Ниже приведены признаки, на основании которых надлежит сделать вывод о наличии звукового, графического и смыслового сходства сравниваемых обозначений (подп. 14.4.2.2 Правил).
Признаки звукового сходства:
- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
- близость звуков, составляющих обозначения;
- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;
- наличие совпадающих слогов и их расположение;
- число слогов в обозначениях;
- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
- близость состава гласных;
- близость состава согласных;
- характер совпадающих частей обозначений;
- вхождение одного обозначения в другое;
- ударение.
Признаки графического сходства:
- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
- расположение букв по отношению друг к другу;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- цвет или цветовое сочетание.
Признаки смыслового сходства:
- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках);
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
Все перечисленные признаки могут учитываться как по отдельности, так и в различных сочетаниях.
Тем не менее, как показывает судебная практика, использование результатов экспертных заключений на предмет установления сходства до степени смешения сравниваемых обозначений зачастую не позволяет стороне достичь желаемого результата. Возможно, это объясняется тем, что при изучении таких доказательств у суда может возникнуть предвзятое отношение к данным, предоставляемым сторонами, и это неудивительно.
На практике в обоснование своих доводов о сходстве либо, напротив, отсутствии сходства обозначений до степени смешения сторона представляет одно, а иногда несколько экспертных заключений, подробно и навязчиво описывая упомянутые доказательства в процессуальных документах при каждом удобном случае.
Экспертиза на предмет сходства обозначений
|
Заключение эксперта истца |
Заключение эксперта ответчика |
|
Наличие звукового сходства: имеется совпадение по 10 из 11 применяемых критериев |
Отсутствие звукового сходства: обозначения хорошо различимы русскоязычным потребителем |
|
Наличие графического (визуального) сходства: имеется совпадение по 4 из 5 применяемых признаков |
Отсутствие графического (визуального) сходства: общее зрительное впечатление различно |
|
Наличие семантического (смыслового) сходства в части их сильных элементов |
Отсутствие семантического (смыслового) сходства в части их сильных элементов |
Аналогичные действия предпринимает и другая сторона — за тем лишь исключением, что в представленных ею заключениях обосновываются прямо противоположные выводы.
Тем самым участник процесса невольно сводит свою правовую позицию лишь к представленным им доказательствам, в то время как суд уже сформировал к ним «нейтральное» отношение.
В подтверждение изложенного приведем пример из материалов судебного дела (рассматривалось в сентябре 2007 г. Девятым арбитражным апелляционным судом), где нашим доверителем являлся правообладатель товарного знака (далее — истец), обратившийся в суд с требованием о запрете использования конкурентной компанией (далее — ответчик) обозначения, сходного до степени смешения с обозначением, принадлежащим доверителю.
Результаты экспертиз на предмет звукового, графического и смыслового сходства, представленные сторонами, отражены в приведенной выше таблице.
Очевидно, что позиции экспертов, изложенные при сравнении спорных обозначений, прямо противоположны по содержанию, хотя каждое заключение было прекрасно мотивировано, а экспертиза проведена с учетом установленных норм и правил.
Формирование правовой позиции по рассматриваемой категории дел очень похоже на использование системы «сдержек и противовесов», когда одна из сторон вынуждена представлять дополнительные доказательства, не желая допустить преимущества оппонентов. Зачастую, не имея очевидного преимущества (по субъективному мнению участника процесса), в равных условиях одна из сторон требует назначения судебной экспертизы, получая на это возражение оппонентов, поскольку те (чаще всего безосновательно, а в ряде случаев — наоборот) опасаются за объективность ее результатов.
По мнению автора, назначение судебной экспертизы также не является панацеей. В силу ст. 86 АПК РФ заключение эксперта исследуется наряду с другими доказательствами, имеющимися в материалах дела, а согласно ст. 71 Кодекса каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.
В этой связи актуальным и своевременным явилось Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».
В п. 13 Информационного письма Президиум ВАС РФ указал, что вопрос о степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу ч. 1 ст. 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания. Вопрос же о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.
В ходе упомянутого выше дела ответчик также заявил ходатайство о назначении судебной экспертизы. И хотя рассмотрение дела происходило еще до утверждения Информационного письма № 122, суд отказал в проведении судебной экспертизы с той же мотивировкой, которую позднее изложил Президиум ВАС РФ в названном акте.
Результаты социологических опросов
В отношении использования данных социологических опросов в качестве доказательств по делу необходимо обратить внимание на Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденные Приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39 (далее — Рекомендации).
Пункт 2.1 Рекомендаций устанавливает, что при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки:
- объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;
- территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением;
- длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке;
- объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением;
- ведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов;
- сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением;
- сведения об экспонировании на выставках в РФ и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением;
- а также иные сведения.
Таким образом, данные социологических опросов приобретают существенное доказательственное значение именно при определении различительной способности заявленного обозначения, что, в свою очередь, играет важную роль при определении опасности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.
Этот вывод в полной мере подтверждается правовой позицией ВАС РФ, изложенной в широко известном постановлении Президиума от 18.07.2006 № 2979/06 по делу «Невское» vs. «AMRO Невское». Спор возник из-за того, что производитель пивных закусок, имея намерение воспользоваться узнаваемостью и популярностью брэнда известного производителя пива, зарегистрировал за собой товарный знак, содержащий сходное до степени смешения обозначение.
Как указал ВАС РФ, «угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от различительной способности знака с более ранним приоритетом, от сходства противопоставляемых знаков, а также от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг».
В продолжение темы в другом постановлении от 18.07.2006 № 3691/06 по делу «NIVEA» vs. «LIVIA» Президиум ВАС РФ отметил, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения. Наличие подобной опасности может быть установлено, в том числе исходя из результатов социологических опросов, представленных правообладателями.
Таким образом, очевидно доказательственное значение соцопросов при разрешении вопроса об опасности сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.
Возвращаясь к проблемам использования названных доказательств, надо отметить: как и в случае с экспертными заключениями, данные социологических опросов представляются обеими сторонами и содержат совершенно разные по содержанию выводы, что вызывает у суда обоснованные сомнения в объективности представленной информации.
Подобная ситуация имела место и в ходе упомянутого выше дела. Представителем со стороны истца были предъявлены и приобщены к материалам дела результаты одного социологического опроса, в то время как от ответчика поступили результаты сразу нескольких соцопросов. При этом ответчик критически проанализировал представленные истцом сведения: по его мнению, в ходе проведения самого мероприятия были допущены существенные нарушения.
В сложившейся ситуации в порядке ст. 81 АПК РФ представитель истца подготовил объяснение, где акцентировал внимание на данных, убедительно свидетельствовавших о правоте позиции истца. В частности, из проведенных расчетов, с учетом данных соцопросов, представленных с обеих сторон, следовало, что средний показатель респондентов, полагавших, что продукция, маркированная оспариваемым обозначением, принадлежит определенному производителю (истцу), составил около 30%. Расчеты свидетельствовали о том, что около трети респондентов имели ложное представление относительно производителя конкретной продукции. Это подтверждало наличие опасности сходства товарных знаков до степени их смешения.
Результаты экспертных заключений и данные социологических опросов будут и в дальнейшем активно использоваться сторонами по делам о защите интеллектуальной собственности, в том числе прав на товарные знаки. По мнению автора, формирование устойчивой правовой позиции участника судебного спора не представляется возможным лишь на основании представленных им доказательств;
требуется также всесторонний анализ доказательственной базы иных участников процесса. Очевидно, что судебная практика идет по пути применения системного подхода к оценке доказательств. Вывод о нарушении прав заявителя в рамках рассматриваемой категории дел может быть сделан только при наличии определенных установленных судом обстоятельств.